
原告上海丹瑞生物医药科技有限公司,系大型跨国民营企业集团——三胞集团的成员公司。2017年,三胞集团全资收购丹瑞美国公司,自此享有该公司名下“PROVENGE”药品品牌相关全部知识产权。这是中国企业首次收购美国生物类原研药,也创下了中国企业收购美国药品的最大交易记录。“PROVENGE”是目前唯一获得FDA批准的针对晚期前列腺癌的自体活性细胞免疫产品的药品商品名,故此次收购对中国细胞免疫治疗行业具有里程碑的意义,对中国研发前列腺癌治疗药物更是具有重大意义。经三胞集团授权,原告专门负责PROVENGE(普列威)人用药的研发及国内药品审批、上市。
为了药品在中国的上市,丹瑞公司根据“PROVENGE”的读音而专门为其创立了中文商标“普列威”,并向国家知识产权局商标局提起注册申请。
但是,“普列威”商标在商标注册申请和驳回复审阶段均以“作为商标指定使用在指定商品上易使消费者产生误认,构成《商标法》第十条第一款第(七)项所指情形”为由被驳回。这意味着“普列威”将不能作为商标在中国范围内进行使用。但是,至2023年驳回复审决定作出时,原告已将“普列威”作为“PROVENGE”产品的中文名称向国家药品监督管理局进行了药品试验登记,该药品研发已处于临床三期试验阶段。这就意味着,一旦禁止“普列威”作为商标使用,原告将面临药品研发、上市后无标可用的尴尬境地。
经分析,我们认为诉争商标的注册、使用不构成国家知识产权局商标局认定的误认情形,故代理原告向北知知识产权法院提起行政诉讼。
审理过程中,我们从“普列威”本身的独创性、臆造性;“普列威”与“PROVENGE”之间事实上的密切关联;原告已享有“PROVENGE”在先商标权;“普列威”商标的使用客观上不存在混淆可能性;“普列威”系药品商品名,具有商标的可注册性;原告作为药品研发者,理应享有药品的中英文商标权,且原告已享有“人用药”等商品上“PROVENGE”商标权;“普列威”商标的注册、使用对原告乃至中国医药市场的重大影响等角度进行论述,并充分举证,主张诉争商标的可使用、可注册性。
裁判结果:经审理,法院认定相关公众根据其一般认知,通常情况下不会对商品的质量等特点或产地产生误认。因此诉争商标不构成《商标法》第十条第一款第(七)项所述情形。该判决现已生效,国知局已根据判决书重新作出驳回复审决定,诉争商标经初步审定后已获得核准注册。
代理心得:诉争商标在评审阶段以“作为商标使用会导致误认”为由被驳回,此类案件的改判率历来较低。本案胜诉结果有效帮助企业商标顺利确权,进而使此款抗癌药品未来能够在中国顺利上市。
伊薇律师
法学硕士,中华商标协会商标人才库一级专家,具有10年以上知识产权专业从业经验,至今代理各类商标授权、确权行政案件近4000件,办理商标行政纠纷及民事侵权纠纷百余件。代理的“正则绣”注册商标无效宣告案和“秦淮灯会”商标申请驳回复审案分别被评为2018年、2019年中华商标协会优秀商标代理案例。为企业提供品牌维护方面的专业法律服务。